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药物专利申请:把握时机 稳扎稳打

信息来源:中国医药报 发布日期:2008年05月16日 13:42

  与除了美国以外的其他国家一样,我国的专利申请制度实行的也是“先申请原则”,即同样主题的发明创造的专利申请权归最先申请的单位或个人,在后申请将不被受理或者在审查阶段被驳回。因此,保时申请及如何申请专利,就成为专利申请人必须掌握的“技巧”。否则,将会对专利申请造成不利影响。这一点同样应引起药物专利申请人的重视。

  瞄准时机

  药物专利的申请人首先应该把握好申请专利的时机,这时应注意做到以下几点:

  应有严格的保密措施,做到申请前不公开技术方案。在项目研发的过程中,不得对外透露所研究的内容、目的、方向,甚至课题名称。对于这一点,一般的研发单位都了解,也具有一定的保密意识。但要特别注意的是,发明人也不能在专利申请前将已经取得的成果公开发表或在各种交流会上交流、展示。同样,课题的鉴定工作也最好在专利申请之后进行。这是因为,按照《专利法》第22条有关“新颖性”的规定,发明人自己的公开行为同样也会破坏该专利申请的新颖性,导致专利申请被驳回,或者成为他人以后请求该项专利无效的证据。虽然《专利法》第24条规定了不丧失新颖性的三种情况,但是都仅给予六个月的宽限期,并且还要提供相应的证明。一旦超过六个月才提交申请,同样会破坏该专利申请的新颖性。

  在美国,由于实行的是“先发明原则”,发明人对自己的技术方案的公开不可能发生在其“发明”之前,自然不会破坏该专利申请的新颖性。所以,我国《专利法》中发明人自己的公开行为也会破坏发明的新颖性这一点,尤其应该引起那些曾经到美国留学的“海归”人士的注意。

  药物发明专利的申请一般不必操之过急,一定要做完必要的实验、取得关键的数据,并对基本数据和实验方法加以整理,形成规范性的文件,然后再申请专利。这是因为,按照《专利法》第22条“实用性”的规定,在申请药品专利时,必须要提供数据来证明该药品的有效性。这些数据可以是细胞实验、动物实验等的结果,也可以是临床数据。如果要申请的技术方案与现有技术比较接近,为了证明其创造性,还需要提供相对应的对照实验数据,以证明其独特的性能。如果这些数据不充分、完备,很难被补充进申请文件中。与此同时,在研发过程中,应该同时考虑竞争对手的动态,防止错过专利申请的时机。所以,一般在得到了有说服力的细胞实验或动物实验的数据后,就可以申报专利,在专利局审查专利申请的过程中,再进行各期临床试验。

  另外,专利申请的目的一般是为了取得独占权,或者通过许可、转让等方式获得收益。而药物专利所处的研究阶段对于此专利的合作、许可、转让等费用的多少会有很大的影响。比如,处于药物研发前期的专利通常不如已进入临床研究的专利市场价值大,因为后者的研究风险更小。所以,应及时、全面、详细地掌握竞争对手的研发进展情况与申请专利的信息,以保护自己的权益,把握申请专利的时机。

  充分准备

  除了把握好专利申请时机以外,申请人还需要在专利申请前做好以下准备工作:

  文献检索。事实上,这项工作一般在研发项目立项时就应完成。发明人要站在比较高的起点开始自己的研发工作,必然要检索已有的科技文献和已经公布的专利文献,然后在这些已有技术的基础上改进或创新,做出自己的发明创造。

  然而,由于药品的研发周期较长,发明要出成果,往往需要几年的时间。在这段时间中,别人很可能发表了相同主题内容的文章,或者公布了相同主题的专利申请。所以,要避免申请人在研发的过程中因过于投入而忽视其他同行或者竞争对手进展的情况,就应该在申请以前再次进行文献检索,以确认自己要申请的专利是具有新颖性和创造性的。

  专利申请文件的准备。申请文件是指申请人提出专利申请时向专利局提交的所有文件。按照《专利法》第26条的规定,这些文件都应该采用专利局制定的统一格式的标准表格,包括:请求书、说明书摘要、权利要求书、说明书(有附图的还应提交说明书附图和摘要附图)。上述文件的填写和撰写应当符合《专利法》第26条和《专利法实施细则》第17条至24条的规定。

  专利和技术诀窍的双重保护。科技成果不但可以用专利来保护,还可以用技术诀窍来保护。比如,药物专利的权利要求书和说明书中公开的技术方案所涉及的温度、pH值、试剂量等都可以是一个适当的范围,只要能够保证本领域的普通技术人员按照提供的说明书实现本发明所述的技术方案就可以了,而不一定公布最佳温度、pH值或试剂量。因而,这些最佳值都可以作为技术诀窍予以保护。也就是说,按照写在说明书中的技术方案,可以制作出所述的发明成果,但效果往往不是最佳的,只有再加上技术诀窍才会得到最佳的效果。保留技术诀窍的目的,一是在公开的专利说明书中不会包含该内容,即使万一专利申请不成功,也保留下了自己的核心技术,保护了申请人的技术秘密;二是在专利权转让或者许可时,技术诀窍没有被包括在内,如果受让方要取得这部分技术诀窍,则应该再付出相应的费用,专利权人因此可以得到较好的经济效益。

  但是,申请人也应该注意,不能把那些必要的技术特征作为技术诀窍保留下来,否则将会因为公开不充分而造成专利申请的驳回。

  从这里可以看出,专利申请的“创造性”要求要比研发时“追求最佳实施例”的要求更低。只要研发成果与申请日之前的已有技术相比“具有突出的实质性特点和显著的进步”,就允许据此撰写权利要求的范围,尽管这个范围可能比实际上市的产品权力范围更广。这是因为,专利制度的根本目的是鼓励技术创新,调节专利权人和社会公众之间的利益平衡,哪怕有时专利权人也可以以此来达到排斥、控制竞争对手的目的。这与国家食品药品监管局为保证人民群众用药安全和身体健康而制定的严格的质量控制标准并不矛盾。

  委托专利代理。如上所述,专利申请的过程是一个复杂的法律过程,其中很多步骤都有严格的时间要求,并且对涉及的文件格式、内容以及交费等都有较高的要求,任何失误都有可能使专利申请失败,造成不可弥补的损失。专利文件的撰写也不同于纯技术文件,特别是权利要求书和说明书是发明专利申请文件中最重要的两个部分,对它们的撰写是一项法律性、技术性很强的工作,撰写得好坏将会直接影响发明创造能否获得专利以及专利保护范围的大小,也会影响该专利申请在专利局的审批进度。如果撰写不当,轻则导致要求的保护范围过窄,即使得到授权也起不到应有的作用,而竞争对手则可以很容易地绕开权利要求的范围,并且还会启发竞争对手的思路;重则导致该申请被驳回。

  所以,申请专利时委托一个专利代理人是非常重要的。专利代理人不仅给申请人提供撰写专利文书的服务,还提供申请以后三年多时间内的相关建议,并可以利用丰富的执业经验答复专利局在实质审查阶段发出的审查意见。可以说,专利代理人与申请人的专利有着相同的重要性。

  自然,专利代理人的费用是要考虑的一个因素,但不是决定因素。超过必要的限度去花太多的钱是愚蠢的,但更愚蠢的是因不愿为此付出而得到一个不理想的专利保护。